USO INDEBIDO DE UNA MARCA

• Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

• Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público. Lo cual incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

• Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

OJO: También es aplicable a las marcas no registradas, siempre y cuando sean “notoriamente conocidas” en España.

Utilización de una marca sin consentimiento del titular registral

Cuando se produzca un uso indebido de una marca, el titular podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

En vía civil, podrá interponer las siguientes acciones:

• La cesación de los actos que violen su derecho.

En estos supuestos, además, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 € por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación (art. 44 LM).

• La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

De conformidad a lo establecido en el art. 43 LM, la indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. Asimismo, podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquella en el mercado. E incluso, podrá reclamar los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

• La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

• La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.

• La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.

• La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

En vía penal, el art. 274 CP prevé penas de hasta 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses para quienes vulneren los derechos del titular de una marca o nombre comercial registrado. No obstante, en casos en los que concurren alguna de las circunstancias agravantes recogidas en el art. 276 CP, la pena de prisión puede llegar hasta los 6 años y la multa de 18 a 36 meses, además de conllevar la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de 2 a 5 años.

Plazo para ejercitar acciones en defensa de la marca

• Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los 5 años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.

• Los delitos del art. 274 CP prescriben a los 5 años de su comisión y los del art. 276 CP a los 10 años.

OJO: En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad; el plazo de prescripción se computará, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.

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